La primauté absolue d’une marque sur un nom de domaine

Cour d’appel de Paris, 16 janvier 2008, Sunshine et AFNIC c/ André D., et OVH Sarl.

La patiente élaboration d’un régime juridique des noms de domaines, inspirée du droit des marques semble être remise en question par un récent arrêt de la Cour d’Appel de Paris rendu le 16 janvier 2008 dans une affaire Sunshine (accessible sur le site Internet de legalis.net).

La société en nom collectif Sunshine, située à Paris, exerce le Commerce de détail d’habillement. Elle dispose de l’enregistrement figuratif SUNSHINE numéro 01 3 112 371 déposé le 19 juillet 2001 pour désigner notamment en classe 25 les vêtements y compris les bottes, les souliers et les pantoufles.

Le 07 avril 2005, le bureau d’enregistrement OVH réserve le nom de domaine sunshine.fr auprès de l’Association Française de Nommage sur l’Internet en Coopération, au nom de Monsieur André D. Le 22 juin 2005 André D. procédait à l’immatriculation d’une société dénommée Sunshine Production, dont l’activité consiste à produire des films institutionnels et publicitaires.

Compte tenu des activités différentes des sociétés, tout semblait suggérer une cohabitation pacifique de leurs signes distinctifs sur leurs marchés respectifs (des vêtements ne pouvant pas rentrer en relation de concurrence directe ou indirecte avec une activité cinématographique).

La société Sunshine Snc ne l’entendait pas ainsi, et sollicite le transfert du nom de domaine sunshine.fr à son bénéfice.

I. L’absence de référence au principe de spécialité.

Dans ce contexte, la Cour d’Appel de Paris applique de manière très extensive l’article R20-44-45 du Code des Postes des Télécommunications (CPT), dans sa rédaction issue du décret n°2007-162 du 06 février 2007, cet article dispose :

« Un nom identique ou susceptible d’être confondu avec un nom sur lequel est conféré un droit de Propriété Intellectuelle par les règles nationales ou communautaires ou par le présent code [des Postes et des Télécommunications] ne peut être choisi pour nom de domaine sauf si le demandeur a un droit ou un intérêt légitime à faire valoir sur ce nom et agit de bonne foi ».

Rappelons que l’article R20-44-45 du CPT doit être interprété dans le cadre de l’article R20-44-42 du même Code, lequel limite sa portée aux « noms de domaine de premier niveau correspondant au territoire national » (c’est-à-dire probablement au .fr, bien que la formulation du décret apparaisse particulièrement floue).

La Cour d’Appel de Paris relève que le réservataire du nom de domaine n’indiquait pas, lors de la réservation, qu’il agissait au nom et pour le compte d’une société Sunshine Productions en cours de formation. En conséquence, la Cour d’Appel de Paris considère qu’André D. ne démontre pas d’intérêt légitime à la réservation d’un nom de domaine identique à une marque antérieure. Il ne peut donc bénéficier des dispositions dérogatoires de l’Article R20-44-45 du CPT.

Cette décision de la Cour d’Appel conduit à prohiber tout enregistrement de nom de domaine identique à une marque antérieure indépendamment :

  • de l’exploitation effective du nom de domaine,

  • du principe de spécialité de la marque.

Cette décision est donc critiquable à plusieurs titres. En effet, la coexistence pacifique de deux marques strictement identiques, désignant des produits différents, est parfaitement admise par la loi : il appartient au demandeur de démontrer un risque de confusion quant au signe déposé, compte tenu des produits et services expressément désignés. L’activité de la société Sunshine Productions ne saurait être confondue avec la commercialisation de vêtements. Pourquoi une coexistence pacifique d’un noms de domaine ne pourrait être envisagée avec une marque ou un autre nom de domaine antérieur identique, en l’absence de tout risque de confusion avec les services proposé ?

En conséquence, si la Cour d’Appel de Paris ne relève pas d’intérêt légitime au profit de Monsieur André D., nous pourrions tout autant nous interroger sur la légitimité de l’action en revendication intentée par la société Sunshine.

En outre, les termes de l’Article R20-44-45 mériteraient une interprétation plus nuancée. Certes, il pose une prohibition générale relative au nom de domaine « lorsqu’il est identique ou susceptible d’être confondu avec un nom sur lequel il confère un droit de Propriété Intellectuelle ». Nous relevons toutefois que ni le dépôt effectué par la société Sunshine, ni son activité déclarée au Registre du Commerce et des Sociétés ne révèlent de droits privatifs dans le domaine publicitaire (Classe 35 de la Classification internationale de Nice) ou cinématographique (Classes 37 ou 41 de la Classification internationale de Nice).

Le fait que des droits de Propriété Intellectuelle soient conférés à une marque, empêche t-il dorénavant toute réservation d’un nom de domaine en France, quelque soit l’extension choisie ou l’activité exercée ?

Une telle solution conduirait à conférer à une marque une protection allant au-delà du principe de spécialité (sans doute contraire à l’esprit de l’article R20-44-45 du CPT) et à une indisponibilité complète des noms de domaines identiques à tous types de marques préalablement enregistrés.

II. Le renforcement de la force relative des marques sur les noms de domaine

L’arrête de la Cour d’Appel de Paris du 16 janvier 2008 conduit à conférer à la marque une protection absolue sur l’Internet faisant abstraction du principe de spécialité. Elle aboutit finalement à replacer le nom de domaine dans le contexte qui est le sien : celui d’être un support médiatique parmi tant d’autres.

En France, aucun Office n’exerce de contrôle sur la validité d’une demande d’enregistrement des noms de domaine, quelque soit leurs extensions. Les praticiens parlent d’ailleurs de « réservation de noms de domaine ». Certes, l’Association Française pour le Nommage sur l’Internet en Coopération (AFNIC) a édité une Charte de bonne conduite régissant le .fr , et prohibant les termes injurieux, racistes, xénophobes, antisémites…, pour des raisons évidentes de morale et de police. La Charte aménage en outre une procédure de transfert en cas d’atteinte aux droits des tiers. Certes, tous les noms de domaine sont soumis aux principes UDRP (procédure alternative de règlement des litiges) permettant aux titulaires de droits antérieurs de demander le transfert ou la radiation de réservations litigieuses. Force est toutefois de constater que les contrôles effectifs apparaissent moins rigoureux, car :

  • ils sont généralement exercés a posteriori, c’est-à-dire une fois que le nom de domaine est attribué, tandis qu’ils sont exercés a priori en matière de marques (la publication d’une demande ouvre une période d’opposition à l’enregistrement) ;

  • ils sont généralement exercés par les bureaux d’enregistrement, sociétés de droit privé n’exerçant pas directement une mission de service public.

Dès lors, La décision de la Cour d’appel de Paris ouvre une réflexion : ne faut-il pas reconsidérer le régime juridique des noms de domaine, termes techniques d’allocation des adresses Internet, en tant que simple média numérique, et le subordonner aux marques de commerce et de service, titre séculaire bénéficiant d’une harmonisation internationale ?

Le gouvernement ne peut qu’être interpellé par l’arrêt de la Cour de Paris. Finalement, la rédaction de l’article R 20-44-45 du CPT apparaît en effet assez maladroite : le gouvernement interdit au réservataire de « choisir » un nom de domaine. Le texte ne s’interroge pas sur les conditions de validité des noms de domaine. Compte tenu de leur importance actuelle dans l’économie numérique, les noms de domaine mériteraient sans doute un régime juridique mieux construit… inspiré du droit des marques.

Un recours en Cassation nous offrirait probablement une première interprétation, par la Haute Juridiction, des conditions de choix des noms de domaine, dans le contexte nouveau du décret n°2007-162 du 06 février 2007.

Matthieu DESRUMAUX

Juriste-Conseil.