L’usage des marques en droit communautaire: vers un revirement de jurisprudence ?

Dans un arrêt du 30 novembre 2009 (aff. T-353/07), le Tribunal de Première Instance des Communauté Européennes semble modifier sa jurisprudence relative aux preuves d’usage des familles de marques, c’est-à-dire des marques exploitées sous de multiples variantes.

L’affaire opposait la société de droit espagnol ESBER SA à l’OHMI et à la société Coloris Globale Coloring Concept.

La société ESBER a présenté une demande d’enregistrement d’une marque complexe COLORIS, le 22 août 2002, pour désigner certains produits des classes 02 et 16.

Le 31 octobre 2003, une société ALLIOS SA a formé opposition, sur le fondement d’une marque française antérieure COLORIS, déposée le 12 février 1998. Alors que l’opposition est pendante, cette marque antérieure est cédée à la société COLORIS GLOBAL COLORING CONCEPT, laquelle poursuit la procédure.

Au cours de l’opposition, le déposant ESBER demande des preuves d’usage de la marque française antérieure COLORIS.

La société opposante fournit de multiples preuves d’usage, qui représentent le signe COLORIS accompagné de multiples slogans. La société ESBER soutient que, dans les éléments de preuve apportées, la marque COLORIS n’apparaît jamais de façon isolée (§16), mais uniquement sous des formes complexes, généralement associées à un globe terrestre et à de multiples signes distinctifs différents, tels que :

  • coloris gcc ;

  • coloris global coloring concept ;

  • coloris gcc global coloring concept.

La société ESBER se fonde sur l’article 15, paragraphe 2, sous a), et de l’article 43, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 40/94 (devenus article 42.2 et 42.3 du règlement communautaire n°207/2009 du 26 février 2009), ces-derniers exigeant un usage sérieux de la marque nationale sur laquelle est fondée l’opposition. L’article 42. dispose en effet:

2. Sur requête du demandeur, le titulaire d’une marque communautaire antérieure qui a formé opposition apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la publication de la demande de marque communautaire, la marque communautaire antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans la Communauté pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage, pour autant qu’à cette date la marque antérieure était enregistrée depuis cinq ans au moins. À défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée. Si la marque communautaire antérieure n’a été utilisée que pour une partie des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, elle n’est réputée enregistrée, aux fins de l’examen de l’opposition, que pour cette partie des produits ou services.

3. Le paragraphe 2 s’applique aux marques nationales antérieures visées à l’article 8, paragraphe 2, point a), étant entendu que l’usage dans la Communauté est remplacé par l’usage dans l’État membre où la marque nationale antérieure est protégée.

La question posée est donc la suivante: l’exploitation du signe COLORIS sous de multiples variantes, associé à d’autres éléments distinctifs, vaut-elle usage de la marque COLORIS effectivement déposée.

Le Tribunal rappelle que l’usage sérieux d’une marque ne peut pas être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné (arrêts du Tribunal du 12 décembre 2002, Kabushiki Kaisha Fernandes/OHMI – Harrison (HIWATT), T 39/01, Rec. p. II 5233, point 47, et TPICE,6 octobre 2004, Vitakraft-Werke Wührmann/OHMI – Krafft (VITAKRAFT), T 356/02, Rec. p. II 3445, point 28).

La société ESBER fait valoir que les formes complexes de la marque verbale antérieure COLORIS utilisées dans les éléments de preuve sont des signes différents qui altèrent son caractère distinctif (§28).

Le Tribunal va prendre en considération l’élément distinctif commun de chacune des preuves d’usage fournies, et écarter le caractère distinctif ou dominant des autres éléments contenus dans les multiples déclinaisons employées de la marque Coloris: 

– quant à l’expression « global coloring concept » (§31):

– quant à l’élément figuratif composé d’un globe terrestre (§34)

– quant à l’élément verbal « gcc » (§32)

– quant à l’élément  verbal « colorants et technologies » (§35).

Or, jusqu’à présent, l’appréciation des preuves d’usage était effectuée de manière distributive par les juridictions communautaires: l’exploitation d’une variante d’une marque ne pouvait servir à justifier l’exploitation d’une marque principale (CJCE, 13 septembre 2007, aff C-234/06, Ponte Finanziaria Spa, dans laquelle le déposant avait formé opposition sur la base de onze marques italiennes ayant toutes en commun le terme ‘bridge’ telles que « Bridge », « Old Bridge », « The Bridge Basket », « Footbridge », « The Bridge Wayfarer »…).

Nous pouvons cependant relever d’importantes différences avec les décisions antérieures : en l’espèce, l’opposant n’avait pas multiplié les enregistrements des variantes de ses marques. Cependant, nous ne comprendrions pas pour quelle raison un titulaire de plusieurs marques serait contraint de justifier de l’exploitation de chacune d’entre elles, tandis que l’usage d’un dépôt unique pourrait être prouvé de multiples manières.

En outre, dans la décision antérieure « The Bridge », les signes invoqués à l’appui de l’opposition étaient composés de multiples éléments présentant des caractères distinctifs propres et autonomes. Sur un consommateur d’attention moyenne comme un professionnel, les marques « Footbridge » et « The Bridge Wayfarer » produisent des impressions visuelles sensiblement différentes…

La conclusion de l’arrêt du 30 novembre 2009 annonce probablement un infléchissement de la jurisprudence européenne, puisque que le tribunal reconnaît le caractère dominant commun figurant dans la famille des marques exploitées :

En conclusion, il résulte de ce qui précède que les formes complexes, comprenant la marque verbale antérieure, utilisées dans certains éléments de preuve ne revêtent pas de différences de nature à altérer le caractère distinctif de ladite marque antérieure, au sens de l’article 15, paragraphe 2, sous a), du règlement n° 40/94. Par conséquent, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en prenant en considération ces signes afin d’apprécier la preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure.

Dorénavant, les juridictions communautaires sont plus sensibles aux éléments distinctifs communs des familles de marques, pour une meilleure protection des investissements agrégés des entreprises. Sous réserve que les multiples variantes d’un signe exploité n’en altèrent pas le caractère distinctif, des preuves d’usage différentes pourraient justifier une exploitation des variantes des marques. A charge pour le professionnel de mettre en lumière les éléments communs et constants des signes…