Un portefeuille de marques étendues permet de récupérer un nom de domaine

Dans une décision remarquée du 31 octobre 2008 (D2008-1379; Chemical Works of Gedeon Richter Plc c/ Covex Farma S.L.), un expert du Centre d’Arbitrage et de Médiation de l’OMPI a ordonné le transfert du nom de domaine <cavinton.com> et la radiation de deux autres noms de domaine <cavinton.net> et <cavinton.org>, lesquels avaient été manifestement réservés de mauvaise foi par Covex Farma (et au demeurant n’étaient pas exploités). Pour aboutir à une telle décision, l’expert s’est fondé sur l’importance et l’étendue de la marque CAVINTON, enregistrée dans de nombreux pays par la société Chemical Works of Gedeon Richter.

I. Faits

Les société Chemical Works of Gedeon Richter et Covex Farma exercent l’une et l’autre des activités pharmaceutiques et chimiques.

La société Chemical Works of Gedeon Richter est titulaire de la marque CAVINTON, régulièrement enregistrée dans quelque 80 pays. La marque CAVINTON a fait l’objet d’un enregistrement en Hongrie (pays de Chemical Works of Gedeon Richter) le 27 mai 1968. Cet enregistrement a ensuite fait l’objet d’une extension par la voie internationale le 27 novembre 1972, dans plus de 40 pays membres de l’Union de Madrid, sous le n°393 619, pour désigner des produits de la classe 5 de la Classification internationale (c’est-à-dire des produits médicaux et pharmaceutiques). Chemical Works of Gedeon Richter invoque ainsi des enregistrements de marques dans quelque 86 pays.

La société Chemical Works of Gedeon Richter est donc titulaire d’une marque internationale convenablement étendue.

Son concurrent, la société Covex Farma, procède à la réservation des noms de domaine suivants:

– <cavinton.com>, le 23 décembre 1996;

– <cavinton.net> et <cavinton.org>, le 20 mars 2007.

Les noms de domaine litigieux ne font l’objet d’aucune exploitation: aucun site Internet n’est publié sous ces noms de domaine. En revanche, la société Covex Farma détient les noms de domaine litigieux, empêchant son concurrent de les exploiter.

En outre, la société Covex Farma procède à l’enregistrement de la marque CAVINTON en République de Slovénie, le 17 octobre 2000 (n° 9971255), pour désigner en classe 5 les produits d’intérêt suivant: préparations pharmaceutiques, vétérinaires et sanitaires; substances diététiques à usage médical; alimentation pour bébés; (…) fongicides, herbicides« .

II. Analyse

La société Chemical Works of Gedeon Richter soutient que les réservations des noms de domaine litigieux ont été effectués de mauvaise foi, dans le seul but de l’empêcher d’exploiter sa marque CAVINTON dans les extensions génériques <.com>, <.net> et <.org>. En défense, Covex Farma invoque le bénéfice de son unique enregistrement en Slovénie.

De telles réservations sont en effet contestables, sur le fondement de l’article 4 a des principes UDRP, applicable pour la résolution des litiges en matière de noms de domaine. En l’espèce, le radical des noms de domaine litigieux <cavinton> est identique aux marques de la société Chemical Works of Gedeon Richter, ce que la société Corvex Farma ne conteste pas. La première condition posée par les principes UDRP (un risque de confusion) est donc remplie au regard de l’activité du réservataire.

La seconde conditions posée par les principes UDRP consiste en une réservation « sans intérêt légitime ou de mauvaise foi ». En effet, l’article 4 (b) des Principes directeurs stipule, dans les points i) et ii) :

« ii) vous (le titulaire du nom de domaine) avez enregistré le nom de domaine en vue d’empêcher le propriétaire de la marque de produits ou de services de reprendre sa marque sous forme de nom de domaine, et vous êtes coutumier d’une telle pratique ;

iii) vous avez enregistré le nom de domaine essentiellement en vue de perturber les opérations commerciales d’un concurrent ».

L’expert de l’OMPI va se fonder sur l’étendue et l’importance du portefeuille des marques CAVINTON de Chemical Works of Gedeon Richter pour statuer sur la mauvaise foi du réservataire. S’il est raisonnable de présumer que le titulaire d’une marque a un intérêt légitime dans l’enregistrement d’un nom de domaine identique, cette présomption n’est pas irréfragable: le seul bénéfice d’un tel enregistrement n’est ni autonome, ni suffisant, et des circonstances de fait peuvent le contester. Dans certains cas, en effet, le réservataire d’un nom de domaine a procédé à la réservation pour bénéficier d’un avantage indû (Madonna Ciccone, p/k/a Madonna v. DanParisi and “Madonna.comWIPO Case No. D2000-0847, cité par l’Expert).

L’expert va corroborer son analyse en confrontant les dates de réservation des noms de domaine, la date d’enregistrement de la marque Slovène et l’absence d’exploitation de cette dernière. La réservation des noms de domaine litigieux est intervenue antérieurement au dépôt de la marque Slovène.

Enfin, la société Corvex Farma étant un concurrent direct de Chemical Works of Gedeon Richter, elle ne pouvait ignorer l’existence de l’enregistrement international n°393 619. De manière sous-jaçante, c’est la renommée plausible de la marque CAVINTON dans son domaine d’activité, attestée par ses nombreuses extensions internationales, qui aura emporté la conviction de l’expert. L’Expert aura présumé que le seul enregistrement slovène de la marque CAVINTON par Cervex Farma participait de la même stratégie de titres de blocage.

De même, l’Expert s’est fondé sur la relation concurrentielle existante entre les parties pour caractériser la mauvaise foi. De manière indirecte, ne s’agit-il pas de restaurer un principe de spécialité lié à l’activité du réservataire ? La solution aurait probablement été différente si les noms de domaine <cavinton.com>, <cavinton.net> et <cavinton.org> avaient été réservés par un simple commerçant bénéficiant d’une marque nationale CAVINTON pour commercialiser des produits sans lien avec le domaine médical (par exemple des chaussures ou des jouets).

En conclusion, l’Expert ordonne le transfert de <cavinton.com> et la radiation des noms de domaine <cavinton.net> et <cavinton.org>. Le bénéfice d’un portefeuille étendu de marques permet donc de limiter les risques de typosquatting et d’obtenir le rapatriement de noms de domaine enregistrés frauduleusement.