Dénomination des collectivités territoriales et droit des marques

Une collectivité territoriale ne peut, par l’intermédiaire de son droit au nom, interdire à une entreprise d’exercer paisiblement leurs activités sur leur territoire en utilisant sa dénomination. Seul un risque de confusion entre l’entreprise et les attributions de la collectivité territoriale, un usage portant atteinte à la renommée de celle-ci, ou un préjudice avéré pour la collectivité sont susceptibles de limiter le droit à une marque.

(TGI Paris, 11 octobre 2006, Ville de Paris contre Paris Nord Services SARL).

L’affaire tranchée par le TGI de Paris, à l’automne 2006, est riche de nombreux enseignements sur la licéité d’usage des noms de ville et des termes géographiques à titre de marque.

La société PARIS NORD SERVICES a déposé le 21 juin 2004 une marque semi-figurative composée des termes PARIS NORD SERVICES PROPRETE et d’un logo (un bonhomme devant une usine, un arbre, un arc jaune, un quart de soleil), pour désigner des services de nettoyage des bâtiments, à l’exclusion des opérations de ravalement. Elle exerce des activités de nettoyage depuis 1993.

La VILLE DE PARIS est titulaire d’une marque semi-figurative composée de sa dénomination PARIS, ainsi que d’une nef stylisée, déposée le 2 juin 2004 pour désigner notamment le service de nettoyage de bâtiments, de locaux, du sol (ravalement de façade, désinfection et dératisation).

La VILLE DE PARIS assigne la société PARIS NORD SERVICES en nullité de sa marque (ci-après, la marque seconde), reprochant à celle-ci:

  • l’absence de tout caractère distinctif de la marque seconde (art. L 711-2 du Code de la Propriété intellectuelle);

  • le caractère trompeur de la marque seconde (art. L 711-3 c du CPI);

  • l’atteinte au nom et à la renommée de la VILLE DE PARIS (art. L 711-4 du CPI);

  • l’atteinte à la marque semi-figurative antérieure PARIS (art. L 713-2 et L 713-3 du CPI);

  • l’atteinte à la marque notoire PARIS (art. L. 711-4 du CPI et 6 bis de la Convention de Paris).

Les arguments juridiques et judiciaires furent invoqués en nombre pour balayer la marque PARIS NORD SERVICE. La VILLE DE PARIS entendait faire place nette.

Pourtant, la marque seconde devait survivre et s’incruster dans le paysage. Dans un premier temps, le tribunal a analysé les la distinctivité de la marque seconde, c’est-à-dire son aptitude intrinsèque à constituer une marque (I). Dans un second temps, le Tribunal a exclu toute atteinte à la marque, au nom et à la renommée de la collectivité territoriale (II).

I. Licéité d’usage du terme Paris

Seule une indication trompeuse, déceptive ou de nature à induire le public en erreur est susceptible d’entraîner la nullité de la marque (L. 711-3 du CPI). La VILLE DE PARIS soutenait que l’emploi du terme PARIS pouvait conférer à la marque seconde une apparente garantie officielle des produits ou services. La confusion entre indication de provenance et certification conduira le tribunal à écarter ses prétentions.

En effet, utiliser une dénomination géographique est en principe licite (L. 711-1 du CPI). Elle permet aux entreprises d’évoquer leur siège social ou leur champ géographique d’activité (sous réserve toutefois de ne pas enfreindre une Indication Géographique définie par l’INAO et protégée par les conventions internationales).

En l’espèce, les pouvoirs et attributions de la collectivité territoriale se limitent à l’hygiène, la salubrité et la sécurité publique. Si des services de ravalement de façade ont été mis en place, dans le souci compréhensible de promouvoir le patrimoine architectural de la Ville-Lumière, leur développement est postérieur à la création du fond de commerce de PARIS NORD SERVICES PROPRETE.

Comme le souligne le tribunal, l’extension des activités de nettoyage d’une collectivité territoriale ne justifie pas l’interdiction faite aux entreprises déjà présentes sur ce marché de poursuivre leur activité sous leur dénomination.

Indiquer la provenance du service dans sa marque ou sa dénomination sociale n’est pas en soi répréhensible.

Ayant ainsi conclu aux caractères distinctifs de la marque seconde, le Tribunal confronte les marques en présence.

II. L’absence d’atteinte à la renommée et à la marque de la collectivité territoriale

A. L’absence d’atteinte à la renommée

La protection du nom des collectivités territoriales est une innovation de la loi n°91-7 du janvier 1991.

L’article L. 711-4 du Code de la Propriété intellectuelle précise qu’une marque ne peut porter atteinte à des droits antérieurs, et notamment au nom, à l’image ou à la renommée d’une collectivité territoriale.

Ainsi, le TGI de Grasse avait pu juger que le dépôt de la marque « PARIS 2012 » portait atteinte aux intérêts moraux et patrimoniaux de la ville de Paris dans la perspective de l’organisation des jeux Olympiques (TGI Grasse, 13 janvier 2004; PIBD 2004-III-297). Une ville peut donc protéger son nom contre tout type de préjudice économique.

La décision du TGI de Paris semble limiter l’étendue de cette protection. Le Tribunal rappelle, en effet, que « la dénomination d’une collectivité territoriale n’est protégée qu’en rapport avec les missions de service public qui lui sont confiées pour le compte de ses administrés, et qu’elle ne saurait, via son droit sur son nom, interdire à des entreprises d’exercer leurs activités sur son territoire en utilisant sa dénomination ».

Le risque de confusion entre une marque et la dénomination d’une collectivité territoriale s’apprécie donc en fonction des services publics effectivement accomplis par cette collectivité territoriale.

Une collectivité territoriale ne pourrait limiter la liberté du commerce et de l’industrie en invoquant un droit patrimonial sur sa dénomination. Cette limitation ne peut qu’être approuvée, en ce qu’elle évite tout abus de droit de propriété industrielle par les pouvoirs publics.

B. L’absence d’atteinte aux marques

Le risque de confusion entre la dénomination de la collectivité territoriale et la marque PARIS NORD SERVICES PROPRETE n’étant pas démontrée, le Tribunal se penche ensuite sur le risque de confusion entre la marque seconde et la marque invoquée par la Ville de Paris.

Une fois encore, le critère du service public effectif apparaît majeur dans l’appréciation du risque de confusion. En effet, le Tribunal décide: « en appréhendant visuellement, intellectuellement et phonétiquement la marque seconde dans sa globalité, le consommateur n’y trouve aucune référence à un service public de la ville et ne peut, dès lors, se tromper sur l’origine du service de nettoyage (…) ».

La juridiction relève également un faisceau de présomptions pour écarter tout risque de confusion. D’une part, seul l’élément PARIS est commun aux marques relevées. D’autre part, la nef évoque directement la devise de la Ville Lumière « Fluctuat nec mergitur » (elle flotte mais ne coule pas). Enfin, les termes de la marque seconde appellent des notions différentes.

Le Tribunal accepte d’assimiler la dénomination d’une ville à une marque notoire pour autant que le nom de la Ville soit employé « pour désigner des produits ou services précisément listés ». Cette référence aux produits et service notoires d’une Ville laisse perplexe. En effet, la protection du nom d’une Ville n’est pas soumise au régime des marques, mais à celui du droit à l’image. De plus, les accords ADPIC de 1994 étendent la protection des marques notoirement connues au-delà du principe de spécialité, c’est-à-dire pour l’ensemble des produits et services. Enfin, la réputation d’une Ville pour tel produit ou tel service dépend principalement du dynamisme… de ses entreprises ou de ses services publics.

En conclusion, la décision du TGI de Paris souligne l’importance du critère du service public en matière de marque et de dénomination communale :

  • en limitant la protection des noms de ville aux missions de service public, fondement d’une obligation de garantir aux entreprises la jouissance paisible de leurs marques et raisons sociales ;

  • en permettant de qualifier indirectement les produits et services de référence, indépendamment de toute notoriété ;

  • en rappelant qu’une collectivité territoriale est au service du public

Source: PIBD 842-III-820 du 15 décembre 2006

© Matthieu DESRUMAUX 2007

Juriste – Conseil